Чи можна правомірно використовувати чужу ТМ?

Торговельна марка, разом з іншими об’ єктами інтелектуальної власності, належить до дуже цінних немайнових активів, значення яких у нашій державі здебільшого недооцінюється. Так, торговельна марка полегшує розпізнання споживачами саме ВАШОЇ продукції (товарів або послуг), попереджує виникнення плутанини серед споживачів, є одним із найефективніших засобів маркетингу, а також є основою для розбудови бренду та репутації.

Одним із основних завдань торговельної марки є забезпечення розрізнювальної здатності продукції. Тож постає питання, чи можливим є співіснування ідентичних торговельних марок? Відповідь на це запитання – так, у разі наявності наступних умов:

  1. одинакове позначення застосовується до товарів та послуг, що згідно з Ніццькою класифікацією належать до різних класів;
  2. одинакові позначення зареєстровані у різних державах (так як торговельна марка охороняється у разі її реєстрації на певній території. Реєстрація торговельної марки в одній країні не поширюється автоматично на інші держави);
  3. відсутність змішування знаків.

Проте навіть у разі наявності вищевказаних умов, реєстрація ідентичного позначення не буде можливою, якщо таке позначення є добревідомим.

Окрім цього, до уваги слід брати положення Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з якою країни зобов’язані забезпечити ефективний  захист  від  недобросовісної
конкуренції, у тому числі, шляхом заборони всіх дій,  здатних яким би то  не  було  способом  викликати змішування  відносно підприємства,  продуктів  чи промислової або торговельної діяльності конкурента (що означає можливість скасування реєстрації торговельної марки, аналогічної до вашої, в іншій країні, у якій у вас така реєстрація відсутня. Але для можливості реалізації такого положення на практиці ваша Торговельна марка повинна бути наділена якомога більшою кількістю “захисних елементів”, тобто не складатися виключно із загальновживаного слова, бути виконаною в кольорі, спеціальним шрифтом тощо). На практиці є чимало прикладів, коли реєстрацію торговельних марок, початково зареєстрованих у інших державах, та згодом неправомірно та без дозволу власника використаних та зареєстрованих в Україні, було скасовано.

Тож яким чином можливим є правомірне використання торговельної марки, зареєстрованої іншою особою?  Чинне законодавство передбачає два способи – передачу права власності на  знак (повністю  або  відносно  частини товарів і послуг, зазначених  у свідоцтві), а також видача дозволу на використання знака. У кожному з наведених вище випадків вимагається укладення письмового договору, підписаного двома сторонами.  Обов’язковою є державна реєстрація таких договорів, за що справляються відповідні збори.

При укладенні таких договорів до уваги слід брати хто є власником торговельної марки.  Так, якщо знак належить кільком оcoбам, між ними має бути укладена угода, що регулює взаємовідносини між ними при використанні знака. У разі відсутності такої угоди, передання права власності на торговельну марку або передання права на її використання є можливим лише за наявності згоди усіх власників свідоцтва.

Чинне законодавство також допускає можливість передачі прав за заявкою, тобто передачі прав на торговельну марку, яка ще не зареєстрована, а лише подана на реєстрацію. Такий договір також підлягає обов’язковій реєстрації в Укрпатенті.

На практиці також доволі часто виникають питання щодо можливості реєстрації торговельної марки, дуже схожої до вже зареєстрованої на цій же ж території. На думку деяких заявників, це є можливим у разі надання своєї згоди правовласником на проведення такої реєстрації. Справді, така можливість  закріпленою на законодавчому рівні у деяких країнах. Наприклад, законодавство Сполучених Штатів Америки допускає можливість укладення так званої “Угоди про згоду”, сторонами якого є заявник та власник торговельної марки, які стверджують, що така реєстрація не спричинить плутанину серед споживачів, а також обґрунтування такої позиції сторін угоди, а також які заходи вживатимуться сторонами з метою  уникнення виникнення такої плутанини. Схожі положення передбачені законодавством Тайланду, а також Російської Федерації. Проте чинне законодавство України жодним чином не регулює можливість та процедуру вираження згоди на реєстрацію схожої торговельної марки первісним правовласником. На практиці, у разі подання згоди первісного правоволодільця згоди в Укрпатент на реєстрацію торговельної марки, яка  є тотожною або схожою настільки, обидва позначення можна сплутати, така згода не матиме жодного юридичного значення.

Не менш важливим аспектом в контексті даної тематики є той факт, що виникнення прав на торговельну марку пов’язане з її державною реєстрацією. Таким чином, якщо ви використовуєте певний знак для позначення вашої продукції, проте не зареєстрували його, ваші права на такий знак не охороняються законом. Тобто, може мати місце ситуація, за якої інша особа зареєструє ваш знак для товарів і послуг. В такому випадку, ви як первісний користувач можете лише набути право попереднього користувача на торговельну марку – тобто здобути право її використання, без правомочності дозволяти або забороняти таке використання іншим особам.

Таким чином, перед використанням певного позначення як власної торговельної марки обов’язково слід перевірити наявність тотожних знаків, а також подати заяву  на реєстрацію власного знака до моменту використання такого знака. У разі ж наявності тотожних знаків, найоптимальнішим варіантом буде укладення договору про передачу права власності або права на використання торговельної марки, або ж внесення змін до власного позначення в такій мірі, що усуває тотожність знаків.