Особливості використання ТМ або як використовувати ваш знак, щоб він не втратив охорону

Права інтелектуальної власності (зокрема, права на знаки для товарів і послуг) з
кожним роком набувають в Україні все більшої цінності. Так, згідно з даними
Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності, на
реєстрацію знаків для товарів і послуг за національною процедурою протягом
лютого 2018 року надійшло 2658 заявок, що на 6% перевищило показник за
лютий 2017 року, та 711 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за
Мадридською системою, що на 29% перевищило показник за лютий 2017 року.
Таким чином, кількість зареєстрованих торговельних марок також з кожним
роком зростає. Та чи є успішна реєстрація тим єдиним фактором, що впливає на
наявність та обсяг прав та обов’язків власника торговельної марки? Насправді,
ні. Існує певного роду парадокс – чим відоміша торговельна марка, тим більша
ймовірність того, що вона стане загальновживаним словом та втратить свою
охорону. Так, згідно ч. 3 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг” дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з
перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як
позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.
Аналогічні норми містяться і у законодавстві інших країн. Для прикладу,
ескалатор – сьогодні загальновживане слово, що використовується для
позначення рухомої сходової доріжки. Проте у 1900 році слово ескалатор було
зареєстровано як торговельну марку, а вже у 1950 році його було віднесено до
загальновживаних, оскільки судом було постановлено, що ескалатор визнається
широкою публікою як назва для рухомих сходів, та не вказує на джерело їх
походження (виробника), відзначаючи, що цей термін використовувався
власником знаку як загальний описовий термін в ряді патентів, і в їх рекламній
справі.
Таким чином, не достатньо лише отримати правову охорону шляхом
проведення державної реєстрації знаку. Охорона може бути втрачена у разі
неналежного використання. Торговельна марка може стати родовим поняттям у
разі, якщо вона стає настільки широковживаною, що використовується для
позначення відповідних товарів або послуг.
Як визначити, що ваше позначення стало загальновживаним словом?
Відповідно до Методичних рекомендацій Укрпатенту, ознаками, які
характеризують позначення, що є загальновживаними для товарів або послуг є:
1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише
працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій
повинен виникати стійкий однозначний зв’язок між товаром (послугою),
що має певні ознаки, властивості, якості позначенням, яке
використовується в якості його назви;
2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або
товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними
особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від
одного виробники товарів (надавачі послуг), які не мають між собою
організаційно-господарських зв’язків, і не пов’язані відповідними
договорами;
3) застосування позначення незалежними особами тривалий час. Тривалість
може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи
іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні
особи повинні використовувати таке позначення як назву товару
(послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до
загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.
З метою уникнення ситуації, коли торговельна марка набуває значення
загальновживаного знака та втрачає правову охорону, Всесвітня організація
інтелектуальної власності дає наступні рекомендації щодо належного
використання торговельної марки, які можуть допомогти запобіганню набуття
знаком загальновживаного значення:
1) використовувати символ ® для позначення зареєстрованого знаку (На
замітку – в світовій практиці для позначення торговельних марок
використовуються наступні позначення – ®, TM, SM, які потрібно
розрізняти. Так, символ ® використовується для позначення виключно
зареєстрованих позначень, натомість TM зазвичай використовується для
незареєстрованих знаків. Позначення SM, аналогічно до TM
використовується для незареєстрованих знаків, які позначають певні
послуги, а не товари (на відміну від TM). Використання символу ® щодо
незареєстрованих знаків може бути розтлумачено як нечесна
підприємницька практика, тому його не слід використовувати разом із
власними товарами чи послугами при, наприклад, експорті товарів чи
послуг у країни, в яких таке позначення не зареєстроване як торговельна
марка. Використання згаданих символів не є обов’язковим, тим не
менше, це зручний спосіб для повідомлення інших осіб, що певне
позначення є торговельною маркою, таким чином попередити можливі
порушення);
2) виділяти торговельну марку від супровідного тексту, використовуючи
заголовні літери, жирний або курсивний шрифт, або помістивши її в
лапки;
3) Використовуйте свою торговельну марку належно. Якщо ваша
торговельна марка зареєстрована певним правописом, в певному дизайні,
кольорі або шрифті, переконайтеся, що вона використовується саме так,
як зареєстрована. Не змінюйте знак, наприклад, шляхом використання
перенесення, комбінації або абревіатури (наприклад, "авторучка
MONTBLANC®" не повинна відображатися як “Mont Blanc”).
4) Не використовуйте торговельну марку як іменник. Використовуйте її
лише як прикметник (наприклад, "іграшкові цеглинки LEGO®", а не
"Lego's" (“Лего”));
5) Не використовуйте торгову марку як дієслово (скажімо, "змінено
програмним забезпеченням “ADOBE® PHOTOSHOP®", а не
"відфотошоплено");
6) Не використовуйте торгову марку як множину (наприклад, скажіть
цукерки "TIC TAC® candies", а не "tic tacs" (“Тік таки”);
7) Визначте чіткі та беззаперечні способи використання торговельної
марки, а також керівні принципи. Вкажіть як працівники, постачальники,
дистриб'ютори та споживачі повинні використовувати ваш товарний
знак. Переконайтеся, що політики та інструкцій послідовно
дотримуються всі зацікавлені сторони.
Вищевказані рекомендації не дають 100% гарантії, що ваш знак не стане
загальновживаним словом. Тому у разі використання вашого знаку іншою
особою всупереч вашій політиці, ми рекомендуємо безпосередньо звертатися до

особи, яка вчиняє такі дії.