Особенности использования ТМ или как использовать ваш знак, чтобы он не потерял охрану

Права интеллектуальной собственности (в частности, права на знаки для товаров
и услуг) с каждым годом приобретают в Украине все больше ценности. Так, по
данным Государственного предприятия Украинский институт интеллектуальной
собственности, на регистрацию знаков для товаров и услуг по национальной
процедуре в течении февраля 2018 поступило 2658 заявок, что на 6% превысило
показатель за февраль 2017, и 711 заявок на регистрацию знаков для товаров и
услуг по Мадридской системе, что на 29% превысило показатель за февраль
2017 года. Таким образом, количество зарегистрированных торговых марок
также с каждым годом растет. Но является ли успешная регистрация тем
единственным фактором, влияющим на наличие и объем прав и обязанностей
собственника торговой марки? На самом деле, нет. Существует своего рода
парадокс — чем более известная торговая марка, тем более вероятно то, что она
станет общеупотребительным словом и потеряет свою охрану. Так, согласно ч. 3
ст. 18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" действие
свидетельства прекращается по решению суда в связи с преобразованием знака в
обозначение, которое стало общеупотребительным как обозначение товаров и
услуг определенного вида после даты подачи заявки. Аналогичные нормы
содержатся и в законодательстве других стран. Например, эскалатор — сегодня
общеупотребительное слово, используемое для обозначения подвижной
лестничной дорожки. Однако в 1900 году слово эскалатор было
зарегистрировано как товарный знак, а уже в 1950 году он был отнесен к
общеупотребительным, поскольку суд постановил, что эскалатор признается
широкой публикой как название для подвижных лестниц, и не указывает на
источник их происхождения (изготовителя), отмечая, что этот термин
использовался владельцем знака как общий описательный термин в ряде
патентов, и в их рекламной кампании.
Таким образом, недостаточно получить правовую охрану путем проведения
только лишь государственной регистрации знака. Охрана может быть потеряна в
случае ненадлежащего использования. Торговая марка может стать родовым
понятием в случае, если она становится настолько широкоупотребительной, что
будет использоваться для обозначения соответствующих товаров или услуг.
Как определить, что ваше обозначение стало общеупотребительным словом?
Согласно Методическим рекомендациям Укрпатента, признаками,
характеризующими обозначения, которые являются общеупотребительными для
товаров или услуг являются:
1) использование обозначения как названия товара (услуги) не только
работниками торговли. В сознании всех перечисленных категорий
должна возникать устойчивая однозначная связь между товаром
(услугой), который (-ая) имеет определенные признаки, свойства,
качества обозначением, которое используется в качестве его названия;
2) применение обозначения как названия одного и того же товара (услуги)
или товаров (услуг) того же вида, выпускаемых (предоставляемых)
различными лицами. Под разными лицами подразумеваются независимые
друг от друга производители товаров (поставщики услуг), которые не
имеют между собой организационно-хозяйственных связей, и не связаны
соответствующими договорам;
3) применение обозначения независимыми лицами длительное время.
Продолжительность может определяться динамическими процессами
развития рынка того или иного вида товара (услуги), но в любом случае

независимые лица должны использовать такое обозначение как название
товара (услуги) неоднократно.
Только при наличии всех указанных признаков обозначение может быть
отнесено к общеупотребительных для товаров (услуг) определенного вида.
Во избежание ситуации, когда торговая марка приобретает значение
общеупотребительного знака и теряет правовую охрану, Всемирная организация
интеллектуальной собственности дает следующие рекомендации по
надлежащему использование торговой марки, которые могут помочь
предотвратить приобретение знаком общеупотребительного значения:
1) используйте символ ® для обозначения зарегистрированного знака (на
заметку — в мировой практике для обозначения торговых марок
используются следующие обозначения — ®, TM, SM, которые нужно
различать. Так, символ ® используется для обозначения исключительно
зарегистрированных обозначений, в то время как TM обычно
используется для незарегистрированных знаков. Обозначение SM,
аналогично TM используется для незарегистрированных знаков, которые
обозначают определенные услуги, а не товары (в отличие от TM).
Использование символа ® по отношению к незарегистрированным
знакам может быть разъяснено как нечестная предпринимательская
практика, поэтому его не следует использовать вместе с собственными
товарами или услугами при, например, экспорте товаров или услуг в
страны, в которых такое обозначение не зарегистрировано как торговая
марка. Использование упомянутых символов не является обязательным,
тем не менее, это удобный способ для сообщения другим лицам, что
определенное обозначение является товарным знаком, таким образом
предупредить возможные нарушения);
2) выделяйте торговую марку от сопроводительного текста, используя
заглавные буквы, жирный или курсивный шрифт, или поместив ее в
кавычки;
3) используйте свою торговую марку должным образом. Если ваша торговая
марка зарегистрирована определенным правописанием, в определенном
дизайне, цвете или шрифте, убедитесь, что она используется именно так,
как зарегистрирована. Не изменяйте знак, например, путем
использования переноса, комбинации аббревиатуры (например,
«авторучка MONTBLANC®» не должна отображаться как «Mont Blanc»).
4) Не используйте торговую марку как существительное. Используйте ее
только как прилагательное (например, «игрушечные кирпичики LEGO®»;
а не «Lego» («Лего»);
5) Не используйте торговую марку как глагол (скажем, «изменено
программным обеспечением «ADOBE® PHOTOSHOP®», а не
«отфотошопленно»);
6) Не используйте торговую марку как множество (например, скажите
конфеты «TIC TAC®», а не «tic tacs» ( «Тик таки»);
7) Определите четкие и бесспорные способы использования торговой марки,
а также руководящие принципы. Укажите как работники, поставщики,
дистрибьюторы и потребители должны использовать ваш товарный знак.
Убедитесь, что политики и инструкций последовательно придерживаются
все заинтересованные стороны.
Вышеуказанные рекомендации не дают 100% гарантии, что ваш знак не станет
общеупотребительным словом. Поэтому при использовании вашего знака

другой лицом вопреки вашей политике, мы рекомендуем напрямую обращаться
к лицам, совершающим такие действия.