Можно ли правомерно использовать чужую ТМ?

Торговая марка, вместе с другими объектами интеллектуальной собственности, относится к очень ценным неимущественным активам,, значение которых в нашей стране в основном недооценивается. Так, торговая марка облегчает распознавание потребителями именно ВАШЕЙ продукции (товаров или услуг), предупреждает возникновение путаницы среди потребителей, является одним из наиболее эффективных средств маркетинга, а также является основой дл развития бренда и репутации. Одной из основных задач торговой марки является обеспечение различительной способности продукции. Поэтому возникает вопрос, возможно ли сосуществование идентичных торговых марок? Ответ на этот вопрос — да, при наличии следующих условий:

  1. Одинаковое обозначение применяется к товарам и услугам, что согласно Ниццкой классификации относятся к разным классам;
  2. одинаковые обозначения зарегистрированы в разных государствах (так как торговая марка охраняется в случае ее регистрации на определенной территории. Регистрация торговой марки в одной стране не распространяется автоматически на другие государства);
  3. отсутствие смешивания знаков.

Однако даже при наличии вышеуказанных условий, регистрация идентичного обозначение не будет возможной, если такое обозначение является хорошо известным.

Кроме этого, во внимание следует принимать положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно котороq страны обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, в том числе, путем запрета всех действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (что означает возможность отмены регистрации торговой марки, аналогичной вашей, в другой стране, в которой у вас такая регистрация отсутствует.)

Но для возможности реализации такого положения на практике ваша nорговая марка должна быть наделена как можно большим количеством «защитных элементов», то есть не состоять исключительно из общеупотребительного слова, быть выполненной в цвете, специальным шрифтом и т.п.). На практике есть немало примеров, когда регистрацию торговых марок, изначально зарегистрированных в других государствах, и впоследствии неправомерного и без разрешения использованния и регистрации в Украине, было отменено.

Каким же образом возможно правомерное использование торговой марки, зарегистрированной другим лицом? Действующее законодательство предусматривает два способа — передачу права собственности на знак (полностью или относительно части товаров и услуг, указанных в свидетельстве), а также выдачу разрешения на использование знака. В каждом из приведенных выше случаев требуется заключения письменного договора, подписанного двумя сторонами. Государственная регистрация таких договоров является обязательной, за что справляются соответствующие сборы.

В случае опубликования сведений о передаче права собственности на знак относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг, Укрпатент выдает новое свидетельство на имя лица, которому передано это право, при наличии документа об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства.

При заключении таких договоров во внимание следует принимать кто является собственником торговой марки. Eсли знак принадлежит нескольким лицам, между ними должно быть заключено соглашение, регулирующее взаимоотношения между ними при использовании знака. В случае отсутствия такого соглашения, передачи права собственности на торговую марку или передачи права на ее использование возможно только при наличии согласия всех владельцев свидетельства.

Действующее законодательство также допускает возможность передачи прав по заявке, то есть передачи прав на торговую марку, которая еще не зарегистрирована, а только подана на регистрацию. Такой договор также подлежит обязательной регистрации в Укрпатенте.

На практике также довольно часто возникают вопросы о возможности регистрации торговой марки, очень похожей к уже зарегистрированной на этой же территории. По мнению некоторых заявителей, это возможно в случае предоставления согласия правообладателя на проведение такой регистрации. Действительно, такая возможность закреплена на законодательном уровне в некоторых странах. Например, законодательство Соединенных Штатов Америки допускает возможность заключения так называемого «Соглашения о согласии», сторонами которого является заявитель и владелец торговой марки, которые утверждают, что такая регистрация не повлечет путаницу среди потребителей, а также обоснование такой позиции сторон сделки, какие меры будут приниматься сторонами во избежание возникновения такой путаницы. Похожие положения предусмотрены законодательством Таиланда, а также Российской Федерации. Однако действующее законодательство Украины никоим образом не регулирует возможность и процедуру выражения согласия на регистрацию похожей торговой марки первоначальным правообладателем. На практике, в случае представления согласия первоначального правообладателя согласия в Укрпатент на регистрацию торговой марки, которая является тождественной или похожей настолько, что оба обозначения можно спутать, такое согласие не будет иметь никакого юридического значения.

Не менее важным аспектом в контексте данной тематики является тот факт, что возникновение прав на торговую марку связано с ее государственной регистрацией. Таким образом, если вы используете определенный знак для обозначения вашей продукции, однако не зарегистрировали его, ваши права на такой знак не охраняются законом. То есть, может иметь место ситуация, при которой другое лицо зарегистрирует ваш товарный знак. В таком случае, вы как первоначальный пользователь можете только приобрести право предварительного пользователя на торговую марку — то есть получить право ее использования, без правомочия разрешать или запрещать такое использование другим лицам.

Таким образом, перед использованием определенного обозначения как собственной торговой марки обязательно следует проверить наличие тождественных знаков, а также подать заявление на регистрацию собственного знака до момента использования такого знака. В случае же наличия тождественных знаков, оптимальным вариантом будет заключение договора о передаче права собственности или права на использование торговой марки, или внесении изменений к собственному обозначению в такой степени, что устраняет тождество знаков.